Sử dụng nhãn hiệu sau khi được bảo hộ như thế nào để không bị mất hiệu lực và các bài học thực tế

(LSVN) - Kể từ khi nhãn hiệu được bảo hộ, cá nhân/pháp nhân đang được ghi nhận là Người nộp đơn của đơn nhãn hiệu sẽ được chính thức ghi nhận thành Chủ sở hữu nhãn hiệu. Hay nói cách khác, nhãn hiệu lúc này chính thức trở thành một tài sản của chủ sở hữu và theo đó, chủ sở hữu có quyền độc quyền sử dụng và khai thác tài sản đối với nhãn hiệu cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Ảnh minh họa.

Một số chủ sở hữu có thể có suy nghĩ rằng nhãn hiệu đã được bảo hộ rồi sẽ chắc chắn không thể mất quyền chủ sở hữu, có thể không cần sử dụng và cứ được bảo hộ rồi để đó, nhãn hiệu sẽ không thể bị mất hiệu lực. Hoặc, cũng có một số trường hợp đăng ký nhãn hiệu cho rất nhiều sản phẩm/dịch vụ ngoài phạm vi sản phẩm/dịch vụ mà mình đang thực sự cung cấp trên thực tế với mục đích là để ngăn chặn quyền của bất kì cá nhân/tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu giống/tương tự như của mình kể cả cho các sản phẩm/dịch vụ không liên quan đến của mình, hay nói cách khác là để “giữ chỗ”. Hoặc, có một số chủ sở hữu do không thể đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ mà mình cung cấp thì chuyển sang đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm/dịch vụ khác, miễn sao nhãn hiệu được bảo hộ và yên tâm rằng việc bảo hộ này có giá trị cho việc kinh doanh của mình và không thể xảy ra việc nhãn hiệu sẽ bị mất hiệu lực. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, các cách suy nghĩ như vậy có chắc đã phù hợp?

Theo quy định tại Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện hành[1],văn bằng bảo hộ hoàn toàn có thể bị chấm dứt hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong một số trường hợp, trong đó có các trường hợp phổ biến như sau:

- Chủ sở hữu nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh và không có người kế thừa hợp pháp: Đây là trường hợp đã xảy ra rất nhiều vì nhiều ý do chủ quan hoặc khách quan. Ví dụ, một nhãn hiệu được bảo hộ dưới tên Công ty A, tuy nhiên, sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, Công ty A đã phải chấm dứt hoạt động kinh doanh và làm thủ tục giải thể. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu có yêu cầu chấm dứt hiệu lực từ bên thứ ba được nộp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bên thứ ba thành công trong việc chứng minh Công ty A đã giải thể và không có người kế thừa hợp pháp, nhãn hiệu có khả năng sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy và không ít nhãn hiệu đã bị chấm dứt hiệu lực chính thức vì lý do này.

- Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tực trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Đây có lẽ là căn cứ phổ biến nhất từ trước đến nay trong các yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã được nộp với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Để yêu cầu chấm dứt hiệu lực thành công, chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực cần phải cung cấp căn cứ/bằng chứng chứng minh việc nhãn hiệu đề nghị chấm dứt hiệu lực đã không được sử dụng trên thực tế trong thời gian 05 năm liên tục kể từ ngày được bảo hộ và nếu chủ sở hữu của nhãn hiệu bị đề nghị chấm dứt hiệu lực không thể cung cấp tài liệu chứng mình việc nhãn hiệu của mình đã được sử dụng trên thực tế bởi chính chủ sở hữu hoặc công ty con, công ty liên kết hoặc công ty cho phép sử dụng nhãn hiệu… thì nhãn hiệu có rủi ro cao sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Tài liệu để chứng minh về tình trạng sử dụng/không sử dụng bởi chủ sở hữu rất đa dạng, được quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT hiện hành[2],có thể kể đến như:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa/dịch vụ mà chủ sở hữu sản xuất/cung cấp và đăng ký;

- Bán, quảng cáo, trưng bày, vận chuyển hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đã được bảo hộ;

- Các chỉ dẫn thương mại có gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký bảo hộ;

- Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Nếu chủ sở hữu chỉ cần cung cấp được bất kì tài liệu nào nằm trong danh mục nêu trên, kể cả là một hoặc một vài quảng cáo có gắn nhãn hiệu trên báo giấy/báo mạng trong thời gian 05 năm liên tục mà bên đề nghị chấm dứt đề cập, đồng thời, việc sử dụng không nhất thiết phải bởi chính chủ sở hữu mà có thể bởi công ty con, công ty liên kết của chủ sở hữu hoặc bên mà chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu thì tài liệu chứng minh có sử dụng nhãn hiệu được chấp nhận. Khi đó, yêu cầu chấm dứt hiệu lực có thể bị coi là thất bại. Về vấn đề chứng minh/cung cấp bằng chứng chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu thực tế mặc dù còn tồn tại một số bất cập và quy định hiện nay có phần thiếu chi tiết và chặt chẽ, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thực tế cho thấy chỉ cần chứng mình có sử dụng (kể cả một vài chứng cứ chứng minh sử dụng) thì cơ quan có thẩm quyền đều cho rằng nhãn hiệu có sử dụng và yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp này thường bị coi là không đủ căn cứ.

Dựa trên căn cứ pháp lý và thực tế nêu trên, chủ sở hữu cần phải đặc biệt lưu ý các vấn đề sau khi bảo hộ nhãn hiệu:

- Đăng ký nhãn hiệu giống y hệt như nhãn hiệu sẽ sử dụng trên thực tế. Để đảm bảo phạm vi bảo hộ, nên cân nhắc đăng ký nhãn hiệu cả dưới dạng âm bản (đen & trắng) & màu sắc như thiết kế;

- Khi đã đăng ký nhãn hiệu, hãy đảm bảo việc sử dụng liên tục nhãn hiệu hoặc sẽ đối mặt với rủi ro bị mất nhãn hiệu;

- Khi gắn nhãn hiệu lên các chỉ dẫn thương mại, cần lưu ý đặt nhãn hiệu trên một vị trí dễ dàng được nhìn thấy để đảm bảo chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm/dịch vụ của các cá nhân/tổ chức khác nhau;

- Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu cần phải lưu ý việc duy trì sử dụng nhãn hiệu, đơn giản nhất là gắn nhãn hiệu trên các hóa đơn bán hàng/hóa đơn cung cấp dịch vụ, việc này đơn giản mà lại hoàn toàn có thể coi là một hình thức sử dụng nhãn hiệu một cách vô cùng chính đáng;

- Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu là công ty và công ty có thể bị chấm dứt hoạt động và làm thủ tục giải thể, nếu quyết định giữ lại hiệu lực nhãn hiệu thì nên tiến hành việc ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu trước khi công ty chính thức giải thể.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới, việc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu dựa trên căn cứ không được sử dụng liên tục và sử dụng thực sự trên thực tế trong 03 (ba) hoặc 05 (năm) liên tục, áp dụng tại tùy từng quy định tại mỗi quốc gia, cũng khá phổ biến, thậm chí cả đối với những nhãn hiệu có thể được coi là nhãn hiệu nổi tiếng.

Điển hình như vụ việc McDonald’s đã mất quyền đối với nhãn hiệu “Big Mac” cho các sản phẩm 'bánh sandwich gà', 'thực phẩm chế biến từ các sản phẩm gia cầm' và 'dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan đến việc điều hành nhà hàng và các cơ sở hoặc cơ sở khác tham gia cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến để tiêu thụ và cho các cơ sở lái xe qua; chế biến thực phẩm mang về' tại Châu Âu sau phán quyết số T58/23 của Tòa án Công lý Châu Âu[3]vì lý do không cung cấp được tài liệu chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục và thực tế. Tranh chấp pháp lý bắt đầu vào năm 2015 khi Supermac’s (Holdings) Ltd (Supermac’s) cố gắng đăng ký tên của mình làm nhãn hiệu cho các dịch vụ nhà hàng tại Châu Âu (EU). McDonald’s International Property Co. Ltd (McDonald’s) phản đối đơn đăng ký của Supermac’s dựa trên lập luận cho rằng tên này tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “BIG MAC” đã được bảo hộ tại Châu Âu theo số đăng ký 62638[4].

Tuy nhiên, ngày 11/04/2017, Supermac’s đã nộp yêu cầu đề nghị chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “BIGMAC” tại Châu Âu dựa trên nhiều cơ sở trong đó có cơ sở cho rằng nhãn hiệu này đã không được sử dụng liên tục thực sự nhãn hiệu tại Châu Âu cho các sản phẩm/dịch vụ đăng ký. Ngày 11/1/2019, Ban Hủy Bỏ cho rằng các tài liệu màMcDonald’s cung cấp không đủ để chứng minh rằng nhãn hiệu “BIG MAC” đã được sử dụng thực tế, do đó đã ra Quyết định đồng ý với yêu cầu hủy hiệu lực của Supermac’s và theo đó, ra Quyết định hủy hiệu lực “BIG MAC” của McDonald’s cho toàn bộ sản phẩm/dịch vụ theo như yêu cầu của Supermac’s tại Châu Âu kể từ ngày11/04/2017.

Ngày 8/03/2019, McDonald’s đã nộp đơn khiếu nại Quyết định nêu trên và nộp thêm một lượng lớn bằng chứng bổ sung, bao gồm các cuộc khảo sát người tiêu dùng (chứng minh hiểu biết về dấu hiệu BIG MAC),biên lai và dữ liệu từ máy tính tiền (hiển thị số liệu bán hàng), ảnh chụp màn hình quảng cáo trên ti vi và ảnh chụp quảng cáo ngoài trời có tuyên thệ từ các công ty quảng cáo (để chứng minh việc lưu hành tài liệu quảng cáo), ảnh chụp màn hình video do bên thứ ba đăng trên YouTube, báo cáo của Google Analytics (chứng minh số lượng người xem trang web của McDonald’s) và báo cáo kiểm toán tài chính (chứng minh số lượng sản phẩm mang nhãn hiệu BIGMAC đã bán). Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu/chứng cứ, Hội đồng Khiếu nại đã đồng ý một phần đối với khiếu nại của McDonald’s. Cụ thể là Hội đồng Khiếu nại quyết định chỉ thu hồi quyền đối với nhãn hiệu “BIG MAC” tại Châu Âu cho các sản phẩm dưới đây và bác các yêu cầu còn lại (Quyết định bị tranh chấp):

- Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt và các sản phẩm gia cầm, bánh sandwich thịt, bánh sandwich gà.

- Nhóm 30: Bánh sandwich ăn được, bánh sandwich thịt, bánh sandwich gà.

- Nhóm 42: Các dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan đến việc điều hành nhà hàng và các cơ sở hoặc cơ sở cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến để tiêu thụ và để mang đi; chế biến thực phẩm mang đi.

Tiếp theo đó, vào ngày 12/12/2022, Supermac’s đã đệ đơn kiện lên Tòa án chung của Liên minh châu Âu (GCEU), theo đó họ yêu cầu hủy bỏ một phần và sửa đổi Quyết định bị tranh chấp.

Ngày 05/06/2024, GCEU phán quyết rằng McDonald’s đã không chứng minh được rằng Nhãn hiệu đã được sử dụng thực sự đối với sản phẩm ‘bánh sandwich gà’ (Nhóm 29 và30), ‘thực phẩm chế biến từ sản phẩm gia cầm’ (Nhóm 29) và ‘dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan đến việc điều hành nhà hàng và các cơ sở hoặc cơ sở khác tham gia cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến để tiêu thụ và mang đi; chế biến thực phẩm mang đi’ (Nhóm42). Do đó, GCEU đã quyết định hủy bỏ một phần và thay đổi Quyết định bị tranh chấp, hạn chế sự bảo vệ mà Nhãn hiệu trao cho McDonald’s.

Phán quyết nêu trên cũng cho thấy rằng ngoài việc không còn được ghi nhận là chủ sở hữu của nhãn hiệu “BIG MAC” cho các sản phẩm ‘bánh sandwich gà’ (Nhóm 29 và 30),‘thực phẩm chế biến từ sản phẩm gia cầm’ (Nhóm 29) và ‘dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan đến việc điều hành nhà hàng và các cơ sở hoặc cơ sở khác tham gia cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến để tiêu thụ và mang đi; chế biến thực phẩm mang đi’ (Nhóm 42),McDonald’s cũng không thể tiếp tục nhượng quyền thương mại các sản phẩm/dịch vụ bị giới hạn nêu trên mang nhãn hiệu “BIG MAC” trên toàn hệ thống của mình kể từ ngày phán quyết của GCEU có hiệu lực.

Một bài học thực tế khác từ ông lớn ngành công nghệ làApple Inc. (Apple) đã bị hủy hiệu lực nhãn hiệu “Think Different” tại Châu Âu vì đã không sử dụng thực sự nhãn hiệu đã được bảo hộ này[5].

Apple trước đây được bảo hộ các nhãn hiệu chữ “THINKDIFFERENT” với Cơ quan SHTT Châu Âu (EUIPO) và đã được bảo hộ theo số đăng ký (i) 671321 ngày 06/9/1999 cho Nhóm 09 & 16[6],(ii) 845461 ngày 18/11/1999 cho Nhóm 09[7]và (iii) 4415063 ngày 8/5/2006 cho Nhóm 09 & 38[8].

Ngày 14/10/2016, Swatch AG đã nộp 03 yêu cầu hủy hiệu lực cả 03 nhãn hiệu nêu trên của Apple dựa trên cơ sở nhãn hiệu không được sử dụng thực sự cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09 (Máy tính, thiết bị đầu cuối máy tính, bàn phím, máy in, thiết bị hiển thị, thiết bị đầu cuối; modem; ổ đĩa; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị truyền thông; máy fax, máy trả lời, hệ thống truy xuất thông tin qua điện thoại; bộ điều hợp, thẻ điều hợp, đầu nối và trình điều khiển; phương tiện lưu trữ máy tính trống, chương trình máy tính, hệ điều hành, phần cứng máy tính, phần mềm và chương trình cơ sở; thiết bị bộ nhớ máy tính; bản ghi dữ liệu; máy ảnh; phông chữ, kiểu chữ, thiết kế kiểu chữ và ký hiệu, tất cả được ghi lại bằng điện tử hoặc tích hợp trong phần mềm máy tính; chip, đĩa và băng chứa hoặc để ghi lại chương trình máy tính và phần mềm; bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị bộ nhớ trạng thái rắn; thiết bị và dụng cụ truyền thông điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; trò chơi điện tử và máy tính; thiết bị máy tính liên quan để sử dụng cùng với chúng; sản phẩm đa phương tiện bao gồm hoặc để sử dụng với bất kỳ hàng hóa nào nêu trên; sản phẩm tương tác bao gồm hoặc để sử dụng với bất kỳ hàng hóa nào nêu trên; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nêu trên) (Nhóm 09) tại Châu Âu.

Ngày 24/03/2017, Apple đã nộp các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu thực sự, bao gồm tuyên bố của lãnh đạo và nhân viên về các thông tin lịch sử thực hiện, chiến dịch quảng bá/quảng cáo có tên THINK DIFFERENT năm 1997, các giải thưởng nhận được về chiến dịch quảng cáo đó cũng như các con số bán hàng từ năm 1994-2016 liên quan đến nhãn hiệu; các bài viết từ website www.macrumors.comcủa tạp chí Forbes năm 2012, 2015, The Telegraph (2012) and Time (2015) và trên một số bài báo khác liên quan đến Apple; nhiều bài viết được xuất bản từ năm 1997 đến năm 2016 có chứa thông tin về Apple và về chiến dịch quảng cáo "THINKDIFFERENT", các tác phẩm nhại lại ‘THINK DIFFERENT’ và vở hài kịch nhạc kịch Broadway ‘Nerds’; báo cáo thường niên năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau nhiều trao đổi chính thức qua lại, ngày24/8/2018, Ban Hủy bỏ đã ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực tất cả các nhãn hiệu THINK DIFFERENT kể trên cho Nhóm 09 tại Châu Âu và quyết định hủy hiệu lực có hiệu lực từ ngày 14/10/2016.

Ngày 17/10/2018, Apple đã nộp 03 đơn khiếu nại các Quyết định nêu trên của Ban Hủy bỏ và cung cấp thêm bằng chứng sử dụng. Tuy nhiên, theo Hội đồng Khiếu nại, các bằng chứng được Apple cung cấp đều không phải là các bằng chứng sử dụng liên tục, chỉ là các bằng chứng riêng lẻ, không cung cấp được các bằng chứng chứng minh đã sử dụng nhãn hiệu cho Nhóm 09 như đã đăng ký. Ngoài ra, nhãn hiệu chỉ được xuất hiện trong bao bì ở một vị trí khá nhỏ bên cạnh các thông số kỹ thuật, không đủ căn cứ để thể hiện dấu hiệu THINKDIFFERENT được sử dụng như một nhãn hiệu để phân biệt các sản phẩm Nhóm 09 của Apple với các sản phẩm của các chủ sở hữu khác. Do đó, không chấp nhận khiếu nại của Apple. Hay nói cách khác, nhãn hiệu THINK DIFFERENT đã bị hủy hiệu lực cho toàn bộ các sản phẩm thuộc Nhóm 09 tại Châu Âu vì lý do không được sử dụng thực sự trên thực tế. Với việc bị hủy hiệu lực nhãn hiệu THINK DIFFERENT cho Nhóm 09, Apple sẽ không được độc quyền sử dụng phần dấu hiệu này cho các sản phẩm trong nhóm như điện thoại, máy tính… và đây có thể được coi là một thiệt hại đáng kể cho Apple sau vụ kiện này.

Bài học rút ra là gì?

Về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

- Đăng ký nhãn hiệu giống y hệt như nhãn hiệu sẽ sử dụng trên thực tế. Để đảm bảo phạm vi bảo hộ, nên cân nhắc đăng ký đồng thời cả nhãn hiệu dưới dạng âm bản (đen & trắng) & màu sắc như thiết kế;

- Lựa chọn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ hiện tại hoặc tương lai gần sẽ cung cấp, không nên đăng ký cho lượng sản phẩm/dịch vụ quá rộng bởi việc đăng ký nhãn hiệu quá rộng sẽ không có ý nghĩa gì về lâu dài. Trong một thời gian, nhãn hiệu như vậy có thể đóng vai trò là biện pháp ngăn chặn trên thị trường, nhưng cuối cùng, sẽ có người hành động để chấm dứt toàn bộ nhãn hiệu đó;

- Khi đã đăng ký nhãn hiệu, hãy đảm bảo việc sử dụng liên tục nhãn hiệu hoặc sẽ đối mặt với rủi ro bị mất nhãn hiệu;

- Khi gắn nhãn hiệu lên các chỉ dẫn thương mại, cần lưu ý đặt nhãn hiệu trên một vị trí dễ dàng được nhìn thấy để đảm bảo chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm/dịch vụ của các cá nhân/tổ chức khác nhau;

- Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu là công ty và công ty có thể bị chấm dứt hoạt động và làm thủ tục giải thể, nếu quyết định giữ lại hiệu lực nhãn hiệu thì nên tiến hành việc ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu trước khi công ty chính thức giải thể.

Về việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế sau khi được bảo hộ

- Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ thì đương nhiên, việc giữ hiệu lực của nhãn hiệu cũng là nghĩa vụ và quyền lợi của chủ sở hữu. Sử dụng hoặc là mất nhãn hiệu, các chủ sở hữu phải luôn ghi nhớ nguyên tắc này;

- Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu cần phải lưu ý việc duy trì sử dụng nhãn hiệu, đơn giản nhất là gắn nhãn hiệu trên các hóa đơn bán hàng/hóa đơn cung cấp dịch vụ, việc này đơn giản mà lại hoàn toàn có thể coi là một hình thức sử dụng nhãn hiệu một cách vô cùng chính đáng;

- Tại Việt Nam hiện nay chưa có quy định chi tiết sử dụng nhãn hiệu như thế nào mới được công nhận là nhãn hiệu được sử dụng thực sự cho các sản phẩm/dịch vụ đăng ký, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nhãn hiệu trên thực tế, bằng chứng sử dụng phải thể hiện được địa điểm, thời gian, phạm vi và bản chất của việc sử dụng nhãn hiệu. Về phạm vi sử dụng, điều quan trọng là phải thể hiện khối lượng thương mại của việc sử dụng chung, cũng như thời gian sử dụng nhãn hiệu và tần suất sử dụng nhãn hiệu. Việc cung cấp tài liệu quảng cáo cũng nên đi kèm với bằng chứng việc phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các bằng chứng về doanh số và doanh thu bán, phân phối, cung cấp sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đã được đăng ký.

Luật sư DƯƠNG THỊ VÂN ANH

Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink

Một số vấn đề về giám định thương tật trong tố tụng