Những phương án lựa chọn tối ưu trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Ảnh minh họa.

Đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài chưa bao giờ là một việc đơn giản nếu như chưa nắm được quy định pháp luật và thực tế áp dụng pháp luật tại mỗi quốc gia đăng ký. Đặc biệt với Thái Lan, là một quốc gia có thực tế thẩm định phải nói là khắt khe và có phần phức tạp hơn trong yêu cầu bảo hộ so với các quốc gia khác. Việc thẩm định đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, ngoài tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại, khả năng đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến thẩm định của thẩm định viên trực tiếp thẩm định đơn nhãn hiệu đó và ý kiến chủ quan này, trong một chừng mực nhất định, phải nói là đặc biệt trong cách tiếp cận.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Thái Lan có thể là nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu hình, nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu tập thể & nhãn hiệu chứng nhận.

Hiện nay, chủ sở hữu có thể có 02 lựa chọn khi đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan:

- Đăng ký trực tiếp tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP);

- Đăng ký qua hệ thống Madrid chỉ định Thái Lan dựa trên đơn gốc đã nộp tại quốc gia thuộc hệ thống Madrid.

Kể từ khi Thái Lan chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Nghị định thư Madrid, các chủ sở hữu nhãn hiệu tại nhiều quốc gia đã nộp rất nhiều đơn nhãn hiệu qua hệ thống Madrid chỉ định Thái Lan và cũng không ít nhãn hiệu đã bị từ chối bảo hộ vì lý do danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo nhãn hiệu không đáp ứng quy định và cần phải sửa đổi, làm rõ để được bảo hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau khi DIP ra từ chối và thông báo cho chủ đơn, chủ đơn trả lời từ chối và sau nhiều năm, tính đến nay, các đơn nhãn hiệu này vẫn chưa được nhận kết quả cuối cùng là nhãn hiệu của họ có được bảo hộ hay tiếp tục bị từ chối. Nguyên nhân của việc chậm trễ/trì hoãn trong xử lý các trả lời từ chối đối với đơn nộp qua hệ thống Madrid chỉ định Thái Lan vẫn chưa được làm rõ nhưng thực tế này đã gây ra không ít khó khăn trong việc kinh doanh cho chủ sở hữu cũng như luật sư Sở hữu trí tuệ đại diện cho các chủ sở hữu thực hiện việc theo đuổi đơn nhãn hiệu tại quốc gia này. Thậm chí, có nhiều trường hợp vì đơn đăng ký nhãn hiệu Thái Lan qua hệ thống Madrid bị kéo dài quá lâu, chủ sở hữu đã phải nộp lại đơn mới với phương thức nộp đơn trực tiếp với DIP và đơn nộp sau vẫn có kết quả thẩm định nhanh hơn đơn nộp trước là đơn nộp qua hệ thống Madrid.

Với thực tế thẩm định như đã nêu, dựa trên chi tiết nhãn hiệu sẽ đăng ký tại Thái Lan, chủ sở hữu nên lựa chọn phương án đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan như thế nào để nhãn hiệu của mình có thể được bảo hộ trong thời gian ngắn nhất mà tiết kiệm chi phí nhất?

Để đưa ra được quyết định chính xác, các nội dung mà các chủ sở hữu đặc biệt cần phải lưu ý bao gồm:

1.Thái Lan áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first-to-file principle)

Trên thực tế hiện nay có 02 nguyên tắc mà các quốc gia áp dụng:

(i)Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Cá nhân/Tổ chức nào nộp đơn nhãn hiệu trước thì có quyền trước;

(ii) Nguyên tắc sử dụng đầu tiên: Cá nhân/Tổ chức nào sử dụng nhãn hiệu trước và thành công trong việc chứng minh điều đó thì có quyền trước.

Giống như Việt Nam, Thái Lan áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, tức là cá nhân hoặc tổ chức đầu tiên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu cụ thể thường sẽ được ưu tiên hơn những người nộp đơn tiếp theo và được ghi nhận ngày nộp đơn ưu tiên. Vì vậy, điều quan trọng và cần phải ưu tiên khi có ý định sử dụng/lưu hành nhãn hiệu tại Thái Lan là phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt để đảm bảo việc bảo vệ nhãn hiệu ở Thái Lan cũng như phòng trừ trường hợp bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khác đã được bảo hộ tại đây.

2.Quy định về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi được bảo hộ

Tại Việt Nam, mặc dù không có quy định yêu cầu về việc chủ sở hữu phải chứng minh/tuyên bố về dự định sử dụng/sử dụng nhãn hiệu trước khi được bảo hộ nhưng sau khi khi một nhãn hiệu đã được bảo hộ, nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng trong 05 năm liên tục và một bên thứ ba bất kì chứng minh được điều này, nhãn hiệu hoàn toàn có thể đứng trước rủi ro bị chấm dứt hiệu lực dựa trên cơ sở 05 (năm) liên tục không sử dụng tại Việt Nam cho sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

Tương tự như Việt Nam, nhưng thời hạn để bị gặp phải rủi ro bị chấm dứt hiệu lực của một nhãn hiệu không được sử dụng liên tục tại Thái Lan là 03 (ba) năm.

3.Thẩm định khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

Nhãn hiệu tại Thái Lan sẽ được bảo hộ khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ dưới đây:

3.1.Có khả năng phân biệt tự thân (khả năng tự phân biệt) và không bị cấm theo luật hiện hành

Theo Luật Nhãn hiệu Thái Lan B.E. 2543 (1991) và các phiên bản sửa đổi B.E. 2543 (Số 2) và B.E. 2559 (Số 3), một nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt tự thân nếu:

-  Không mô tả hoặc có nghĩa mô tả cho bản chất, chất lượng hay đặc tính của sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu;

-  Không phải là thuật ngữ được sử dụng phổ biến hoặc được công nhận trong ngành hoặc ngành thương mại liên quan;

-  Không chỉ ra nguồn gốc địa lý của sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu;

-  Không lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc/xuất xứ sản phẩm mang nhãn hiệu.

Ngoài ra, Section 7 của Luật Nhãn hiệu Thái Lan quy định rằng nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu là từ tự đặt, là từ số hoặc chữ cách điệu, là hình tự thiết kế, là hình dạng mà không phải hình dạng tự nhiên của sản phẩm… Quy định thì khá rõ ràng, tuy nhiên, trên thực tế thẩm định, DIP có quyền xác định, trên cơ sở ý kiến/quan điểm chủ quan của mình, để đưa ra nhận định một nhãn hiệu có được coi là có khả năng phân biệt tự thân hay không.

Điển hình đối với nhận định về khả năng tự phân biệt có thể kể đến là các nhãn hiệu là tập hợp bởi nhiều chữ cái nhưng không đọc được thành một từ. Theo quy định của Việt Nam, các nhãn hiệu được tạo bởi từ 3 chữ cái trở lên, không thuộc trường hợp là tập hợp của các chữ cái khó ghi nhớ và không có nghĩa mô tả cho chất lượng, số lượng, bản chất hay đặc tính sản phẩm/dịch vụ… thì được coi là có khả năng phân biệt tự thân. Tuy nhiên, Thái Lan, trước năm 2022, theo Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu năm 2011, lại có quan điểm thẩm định khác với Việt Nam.

Trước năm 2022, các nhãn hiệu như vậy thường có xu hướng bị coi là không có khả năng phân biệt tự thân bởi các thẩm định viên Thái Lan và bị từ chối bảo hộ. Ví dụ như nhãn hiệu "TCL" cho Nhóm 07, 09 & 11, "HTC" cho Nhóm 09 hay "TMB" cho Nhóm 36 theo quan điểm của DIP và Hội đồng xem xét khiếu nại Thái Lan (Board of Trademarks on appeal), bị từ chối bảo hộ vì bị coi là không có khả năng phân biệt tự thân. Tuy nhiên, không đồng ý với việc từ chối này, chủ sở hữu đã khởi kiện lên Tòa án tối cao và tại đây Tòa án kết luận nhãn hiệu "TCL" (Quyết định của Tòa án tối cao số 9480/2552), "HTC" (Quyết định của Tòa án tối cao số 13879/2556)" và "TMB" (Quyết định của Tòa án tối cao số 2587/2559 Supreme Court Judgment No. 2587/2559 (deka.in.th)), là sự kết hợp của các chữ cái thể hiện theo cách đặc biệt và không có ý nghĩa mô tả hay lừa dối người tiêu dùng, do đó có khả năng phân biệt tự thân và hoàn toàn được bảo hộ tại Thái Lan. 

Sau này, từ tháng 01/2022, DIP đã đưa ra Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn thẩm định và phù hợp hơn với các tiền lệ từ Hội đồng nhãn hiệu và Tòa án, thay thế cho Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu năm 2011. Một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt là hướng dẫn thẩm định về khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu là tập hợp của 3-4 chữ cái hoặc chữ số. Cụ thể, nhãn hiệu có ba chữ cái và chữ số trở lên có tính phân biệt tự thân nếu được sắp xếp theo thứ tự không thông thường hoặc không theo thứ tự bảng chữ cái, bất kể chúng có cách điệu hay không. Chữ, số không cách điệu đặt trên khung hoặc nền cũng có tính phân biệt tự thân. Việc hướng dẫn như vậy đã rất mở so với trước đây là luôn yêu cầu chữ và số phải được cách điệu, không phân biệt số hay cách sp xếp. Bắt kịp với Hướng dẫn thẩm định mới thay đổi này, nhiều chủ sở hữu đã nộp lại đơn nhãn hiệu là tập hợp của ba chữ cái, không cách điệu và không tạo thành một từ có nghĩa và họ đã được bảo hộ tại Thái Lan. Đây chính là một thay đổi tích cực trong thực tế thẩm định tại quốc gia này.

3.2. Có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu khác

Quy định về việc nhãn hiệu nộp sau sẽ được bảo hộ nếu được coi là không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã nộp đơn/đăng ký trước và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ khác đều gần như giống nhau đối với các quốc gia áp dụng hệ thống thẩm định nhãn hiệu. Thái Lan và Việt Nam đều áp dụng giống nhau về quy định này.

3.3. Có danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký rõ ràng

Thái Lan áp dụng cách phân loại sản phẩm/dịch vụ như Việt Nam là Phân loại nhóm quốc tế Nice. Theo quy định của Tháo Lan, các sản phẩm/dịch vụ đăng ký nhãn hiệu phải được mô tả rất rõ ràng và chi tiết.

Một số ví dụ để tham khảo như sau:

- Sản phẩm “dược phẩm” được chấp nhận tại Việt Nam và một số quốc gia khác cho Nhóm 05 nhưng tại Thái Lan, sản phẩm này sẽ bị từ chối vì quá rộng, và do đó, cần phải thu hẹp lại thành “chế phẩm dược phẩm dùng để giảm đau” hoặc “chế phẩm dược phẩm để trị đau đầu”… để được chấp nhận;

- Sản phẩm “hóa chất” hoặc “hóa chất được sử dụng trong công nghiệp” được chấp nhận tại Việt Nam và một số quốc gia khác cho Nhóm 01 nhưng tại Thái Lan, các sản phẩm này phải được làm rõ và chi tiết thành nhiều sản phẩm cụ thể như “hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm” hoặc “hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất…”;

- Sản phẩm “mỹ phẩm” được chấp nhận tại Việt Nam và một số quốc gia khác cho Nhóm 03 nhưng tại Thái Lan, các sản phẩm này phải được làm rõ và chi tiết thành nhiều sản phẩm cụ thể như “son môi”, “sữa rửa mặt”, “kem tẩy trang”…;

- Sản phẩm “quần áo”, “giày dép” hoặc “mũ nón” được chấp nhận tại Việt Nam và một số quốc gia khác cho Nhóm 25 nhưng tại Thái Lan, các sản phẩm này phải được làm rõ và chi tiết thành nhiều sản phẩm cụ thể như “áo sơ mi”, “quần đùi (không phải là quần thể thao hoặc quần lót thể thao) hoặc “giày da, không dùng trong thể thao”…

Với quy định tại Thái Lan phí đăng ký nhãn hiệu tính theo số sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm, việc quy định phải phân nhóm sản phẩm một cách chi tiết như vậy sẽ làm tăng chi phí cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; đồng thời chủ sở hữu thường muốn đăng ký nhãn hiệu của mình cho phạm vi mô tả sản phẩm/dịch vụ là rộng nhất để tối đa phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu; đây chính là một trong những hạn chế của việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan.

Thêm vào đó, khi nộp đơn đăng ký tại Thái Lan, các danh mục sản phẩm/dịch vụ cần phải chi tiết và đếm đúng số lượng thực tế, và hạn chế có thể thay đổi dẫn đến thay đổi số lượng sản phẩm/dịch vụ sau thay đổi bởi trên thực tế, DIP đã từ chối việc sửa đổi tương tự.

Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, thực tế thẩm định tại Thái Lan cho thấy có thể danh mục đã được chấp nhận tại các đơn trước, sau này khi nộp đơn mới và sử dụng đúng danh mục này vẫn có khả năng bị từ chối và đề nghị phải làm rõ hoặc sửa đổi bởi quan điểm thẩm định của mỗi thẩm định viên là khác nhau và việc thẩm định này hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của thẩm định viên trực tiếp thẩm định đơn. Do vậy, mặc dù đã có một sự nghiên cứu và chuẩn bị kĩ lưỡng, rủi ro của việc có thể bị từ chối về danh mục sản phẩ/dịch vụ vẫn là một điều không thể đoán trước và người nộp đơn cần phải sẵn sàng đối mặt với thực tế này.

Tóm lại, để đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, tùy thuộc vào mong muốn và ngân sách của chủ sở hữu để lựa chọn phương án đăng ký hiệu quả. Ví dụ như nếu cùng đăng ký một lần tại nhiều quốc gia sẽ khác với đăng ký chỉ riêng Thái Lan thì cần phải cân nhắc dựa trên nhiều tiêu chí và nhìn thấy trước về rủi ro và chi phí sẽ tốn cho rủi ro đó; và nếu cần phải bảo hộ nhanh chóng ở Thái Lan thì phương án lựa chọn phù hợp hơn là đăng ký trực tiếp … Mỗi phương án lựa chọn sẽ phù hợp với chủ sở hữu tại từng giai đoạn khác nhau, vì vậy, việc lựa chọn một luật sư tư vấn đồng hành có uy tín và chất lượng sẽ tối ưu được cho chủ sở hữu về chi phí, thời gian cũng như cơ hội kinh doanh.

Thạc sĩ, Luật sư DƯƠNG THỊ VÂN ANH

Công ty Luật TNHH Vietthink

So sánh hệ thống hình phạt trong pháp luật hình sự Tây Ban Nha và Việt Nam